글쓰기1-효과적인 특허소송 > 공지사항

본문 바로가기

 

공지사항

글쓰기1-효과적인 특허소송

페이지 정보

작성자 아이더스 법률사무소 작성일18-09-08 14:29 조회3,182회 댓글0건

본문

"효과적인 특허소송"에 대해 제 개인적인 생각을 정리한 글입니다.

----------------------------------------------------------------

이영수 변호사 - 효과적인 특허소송

1. 서론

 

최근 지식재산권의 중요성이 커지고 있고, 지식재산권 관련 분쟁이 늘어나고 있습니다.

지식재산권에는 저작권과 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)이 있으나, 그 중에서 특허권에 대한 분쟁이 많습니다.

 

그러나 제3자가 자신의 특허권을 침해하는 경우, 이를 효과적으로 방어하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 “특허권 침해하다가 망하는 기업은 없어도 특허권 행사하다가 망하는 기업은 있다”라는 농담도 있습니다.

우리나라의 특허분쟁 소송에서 특허권자가 이기는 비율이 침해자가 이기는 비율에 비해 매우 적습니다. 게다가 이긴다고 해도 그 손해배상액이 크지도 않습니다.

그러니 침해자 입장에서는 특허침해의 경고를 받더라도 계속 실시하다가 최종적으로 특허소송의 패소가 확정되었을 때, 침해를 중지하면서 손해배상을 하는 것이 이득인 경우가 많습니다.

따라서 많은 경우 침해자는 합의를 거부하게 됩니다.(다행히, 우리나라도 미국처럼 고의에 의한 특허침해  또는 부정경쟁행위의 경우 3배 배상을 가능하게 하게 법개정이 되었고, 2019년부터 시행이 됩니다. 그래서 앞으로는 우리나라의 침해소송 실무에서도 많은 변화가 생길 가능성이 있습니다)

 

이때 특허권자 측이 침해금지소송의 최종적인 승소를 위해 많은 시간(2~3년)과 비용(수천만원)을 지불해야 하고, 만일 최종적으로 패소하게 된다면 아무 것도 얻지 못한 채 상대편의 소송비용까지 물어줘야 합니다.

그래서 “특허권 침해하다가 망하는 기업은 없어도 특허권 행사하다가 망하는 기업은 있다”라는 농담이 있는 것입니다.

 

따라서 특허권을 행사할 때는 전략적인 사고가 필요합니다.

 

이하에서는 특허권을 행사하는 입장에서의 효과적 대응책에 대해 먼저 설명하고, 그 이후에는 특허권자로부터 특허권 침해의 경고를 받은 입장에서의 효과적인 대응책에 대해 말씀드리겠습니다.

 

2. 특허권자(특허권을 행사하는 입장)에서의 효과적인 대응책

 

특허권자 입장에서 일반적인 처리절차는, 침해자에게 경고장 발송 후 민형사상의 소를 제기하는 것입니다.

이때 민사소송(침해금지 및 손해배상 소송)를 제기하기에 앞서서 형사적 조치(특허침해죄를 이유로 고소 또는 진정을 제기하는 것)가 효과적인 경우가 많습니다.

형사적 조치과 함께 민사소송을 함께 제기하는 것의 장점은 상대방에게 강한 압박을 가할 수 있다는 것입니다. 단점은 민사소송을 제기했다가 졌을 때, 이미 지불한 많은 비용이 낭비된 것 외에 상대방의 소송비용까지 물어줘야 한다는 것입니다. 그런데 형사적 조치만 취한 경우, 비용이 적게 들고 특허권자가 지더라도 상대방에게 소송비용을 물어줄 필요가 없습니다.{경고장 발송 및 형사적 조치만 하더라도 고의·과실에 의해 상대방에게 손해를 입힌 경우 손해배상을 해야 하는 예외적인 경우도 있습니다. 예를 들어, 상대방(특허 침해자)의 거래처에 특허침해 경고장을 발송해서 상대방의 거래처가 모두 거래를 중단하게 만들었는데, 나중에 특허침해가 아닌 것으로 판단된 경우, 상대방이 입은 손해에 대해 손해배상을 해야 한다는 판례가 있습니다. 따라서 특허권 행사를 할 경우 전문가를 통해 조심스럽게 할 필요가 있습니다}

 

일단 민형사상의 소송을 한꺼번에 하는 것이 유리한 경우를 살펴보겠습니다.

그 예는, 우리나라 특허소송 역사상 최대의 손해배상액이 인정될 뻔한 ‘기저귀 특허소송’입니다.

이 소송에서 유한킴벌리는 1심에서, LG생활건강을 상대로는 566억, 쌍용제지를 상대로는 345억의 손해배상을 인정받았습니다. 하지만 2심과 3심에서는 최종적으로 패소하였습니다. 결국 손해배상은 한 푼도 받지 못하고 소송과정에서 막대한 액수의 대리인 비용(들리는 뒷 얘기로는 약 100억원 정도의 대리인 비용을 지급했을 것이라고 합니다.)만 날리고, 상대방에게 몇 천만원의 소송비용(상대방도 막대한 몇 십억원의 대리인 비용을 지불했을 가능성이 크지만, 법에서 인정하는 소송비용은 그보다 훨씬 적습니다)을 물어줘야 했습니다.

그렇다면 유한킴벌리가 민사소송을 제기한 것을 후회할까요? 그렇지 않습니다. 그 소송기간동안 유한킴벌리는 특허소송을 통해 시장점유율을 비약적으로 늘렸기 때문에 약 백억원의 소송비용이 전혀 아깝지 않았습니다.

즉 적극적인 민형사 소송을 통해 시장점유율을 늘릴 수 있고 그 금액이 대리인 비용 및 패소시 물어줄 소송비용보다 더 크다면 한꺼번에 민사소송까지 제기하는 것이 유리합니다.

 

그러나 제 경험에 의하면, 특허권자가 민사소송에서 최종적으로 패소해서 아무런 손해배상도 받지 못하고 오히려 몇 천만원의 소송비용까지 상대방에게 물어주게 된다면, 손해가 크다면서 무척 후회하는 경우가 대부분이었습니다.

 

따라서 대부분의 경우, 민사소송보다 형사적 조치부터 하는 것이 유리합니다. 특허침해를 이유로 고소 또는 진정을 당해서 경찰 또는 검찰로부터 조사를 받게 되는 침해자는 큰 심리적 압박을 느끼게 됩니다. 따라서 특허권자에게 합의를 요청할 가능성이 큽니다. 또 합의를 요청하지 않더라도, 변리사 또는 변호사에게 상담을 받은 후, 적극적인 무효심판의 제기, 권리범위에 속하지 않는다는 주장을 하면서 침해가 아니라는 근거를 적극적으로 제시하게 됩니다.

상대의 이런 정리된 주장을 분석해 보면, 특허권자는 승소 가능성을 예측할 수 있습니다.

그리고 형사적 조치 결과 검찰의 기소결정이 내려지고 법원에서 유죄판결이 내려진다면, 민사소송는 쉽게 이길 수 있기 때문에 이때 민사소송을 제기하는 것이 유리합니다.

즉 대부분의 경우, 형사적 조치를 먼저 취하고 그 결과가 유리할 때 민사소송을 진행하는 것이 특허권자의 만족도가 높습니다.

 

 

3. 침해자(특허권 행사를 당하는 입장)에서의 효과적인 대응책

 

특허권자로부터 침해의 경고를 받은 경우, 전문가(변리사 또는 변호사)에게 상담하는 것이 바람직합니다.

만일 전문가가 침해가 아닌 근거를 효과적으로 제시하는 경우(특허권이 무효라는 근거, 또는 실시 제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 근거를 효과적으로 제시하는 경우)에는 그 내용을 포함한 답변서를 보내기만 하면, 상대방이 특허침해소송을 포기하는 것이 대부분입니다.

 

만일 그럼에도 불구하고 상대방이 형사적 조치(특허침해를 이유로 한 고소 또는 진정)를 취한다면, 좀 더 신중한 대응이 필요합니다.

이때 전문가의 자문을 받은 후, 유죄 가능성이 높다면 특허권자와 합의를 시도하는 것이 바람직합니다.

만일 유죄의 가능성이 낮다면, 경찰 또는 검찰 조사 과정에서 상대방이 침해주장을 하면서 제출한 증거가 무엇인지 확인하고, 침해가 아닌 이유와 근거(특허권이 무효라는 근거, 또는 실시 제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 근거)를 정확히 설명해야 합니다.

이때 본인이 침해가 아닌 이유와 근거를 효과적으로 설명하기 힘들다면, 전문가(변호사 또는 변리사)의 도움을 받아야 합니다.(서면 작성은 변호사나 변리사가 모두 할 수 있으나 조사시에 함께 배석하는 것은 변호사만 할 수 있음을 참고하시기 바랍니다.)

 

만약 검찰로부터 불기소 처분을 받으면, 특허권자는 대부분의 경우 더 이상의 대응을 포기할 것입니다.

만약 검찰로부터 기소 처분을 받으면, 다시 전문가의 자문을 받은 후, 향후 대응 여부를 결정해야 합니다.

 

만일 상대방이 바로 민사소송을 제기한다면, 더욱 신중한 대응이 필요하고, 반드시 전문가(변리사 또는 변호사)에게 상담해야 합니다.

그리고 상대방이 바로 민사소송을 제기한 경우, 패소시에 받을 타격이 더 크므로, 더 위기 상황이라고 볼 수 있지만, 특허권자가 패소시에 소송비용(변호사 비용 등)을 부담해야 하기 때문에 이 점을 잘 이용할 수도 있습니다.

(침해금지 민사소송을 제기한 경우 1심급에서 인정되는 변호사 비용이 740만원입니다. 만일 3심까지 거친 후 특허권자가 패소한다면 변호사 비용으로 740만원 * 3 = 2220만원을 상대에게 지급하게 됩니다. 만일 침해 금지 외에 손해배상까지 청구하면 소송비용으로 인정되는 변호사비용이 더 커집니다.

변호사에게 민사소송을 의뢰할 때 민사소송 승소시 받을 소송비용을 성공보수로 지급하겠다고 약정하면 변호사 비용을 할인받을 수 있습니다.)

 

4. 결론

 

특허소송은 특허권자와 침해자 모두에게 부담되는 절차이고, 패소시에 큰 타격을 받게 됩니다. 따라서 전문가의 의견을 들었을 때 패소 가능성이 있다면, 적절한 선에서 합의하는 것이 바람직합니다.

그런데 적절한 선에서 합의하면 서로가 유리하다는 것을 알면서도 합의가 안 되고 특허소송으로 번지는 이유는 특허권자와 침해자가 승소가능성에 대한 인식이 다르기 때문입니다. 이렇게 되는 것에는 대리인(변호사 또는 변리사)의 책임도 있습니다. 대리인은 사건을 수임하기 위해 승소가능성을 부풀려서 말하는 경향이 있기 때문입니다.

또한 의뢰인(특허권자 또는 침해자)의 책임도 있습니다. 의뢰인은 승소가능성을 높게 말하는 대리인과 낮게 말하는 대리인이 있으면, 승소가능성을 높게 말하는 대리인에게 사건을 맡기는 경향이 있기 때문입니다.

 

손자병법에는 “싸우지 않고 이기는 것이 최상의 승리다”라는 말이 있습니다. 가능하면 싸우지 않아야 하고, 싸우면 이겨야 합니다.

특허소송에서 싸우지 않고 이기기 위해서는, 승소가능성을 정확히 예측할 수 있고 그 승소가능성을 정직하게 말해줄 수 있는 대리인을 만나는 것이 중요합니다.

 

****저(이영수 변호사)는 서울대 제어계측공학과에 1990년 입학하여 학사 및 석사 학위를 받은 후, 특허청 심사관 업무를 약 10년, 특허청 소송수행자(특허청에서 특허법원 소송을 대리하는 자) 업무를 약 2년간 했고, 현재 특허법원과 특허청이 있는 대전에서 특허소송 전문 변호사 및 변리사로 활동하고 있기 때문에, 특허소송의 승소가능성에 대해 정확한 예측이 가능하며, 고객에게 승소가능성을 부풀려 말하지 않고 정확하게 말씀드리겠습니다.

효과적인 특허소송을 위해서는 저에게 상담할 것을 조언 드립니다. ^^

 

저(이영수 변호사)는 대전지방변호사회의 심사를 거쳐서 겸직 허가를 받은 후, 현재 특허법인 공간의 공동 대표변리사로 재직하면서, 특허소송전문 공간 법률사무소의 변호사로 활동하고 있으며, 근무시간 중에는 특허법인 공간의 사무실에 있습니다.

   

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


아이더스 법률사무소 이영수 변호사 | 주소 인천광역시 연수구 송도과학로 32 송도테크노IT센터 A동 302호 아이더스 법률사무소
Tel 032)209-8160 | Fax 032)209-8168 | H.P 010-8568-7005 | E-mail voucher7@daum.net
Copyright © 아이더스 법률사무소 All rights reserved. (admin)