특허등록이 되었는데, 왜 특허권 행사를 못 해요?

1. 문제점

특허소송을 전문으로 하는 변호사로서 이 질문을 많이 받습니다.

“특허등록이 되었는데, 왜 특허권 행사를 못 해요?”

고객은 좋은 기술을 개발한 후, 변리사에게 제품의 견본을 보여주거나 자신의 아이디어를 설명하면, 변리사가 명세서를 작성하여 특허출원을 하여 특허를 받았습니다. 그렇다면, 고객은 당연히 제3자가 그 제품을 모방하여 판매하면 특허로서 보호를 받을 수 있을 것이라고 기대합니다.

그러나 제게 찾아온 고객의 절반 이상은 보호를 받을 수 없습니다.

그것은 특허등록단계에서 권리범위를 지나치게 감축했기 때문입니다. 고객은 그 감축에 대한 통지는 받았고 동의를 했지만, 그 의미를 이해하지 못하고 동의했습니다.

만일 발명자가 발명한 특징부의 구성이 “A+B”라면 반드시 “A+B”로 특허받아야 하고, “A+B+C”로 특허등록을 받아서는 됩니다. 만일 “A+B+C”로 특허를 받으면 제3자가 ‘C를 포함하지 않는 A+B제품’을 만들어 팔면 특허침해가 아니기 때문입니다.

그러나 발명자들이 “A+B”구성에 대한 발명을 하고, 변리사를 찾아가면, 특허출원 명세서에

“A+B”구성만 적는 것이 아니라, “A+B”구성만 기재하는 것이 아니라, C, D 등 다른 구성요소를 덧붙인 실시예도 특허출원 명세서에 기재합니다.(이렇게 해야 “A+B”구성에 대해 진보성 거절이유가 나올 때 대응이 용이합니다.)

발명의 상세한 설명에 다양한 실시예를 적는 것은 좋은 일입니다. 많이 기재할수록 좋습니다. 그러나 특허청구범위에는 반드시 “A+B”라는 청구항을 적고 그 청구항을 특허등록을 받아야 합니다.(즉 제3자가 발명의 핵심을 모방할 때, 침해를 금지할 수 있도록 넓은 특허권리범위을 받아야 합니다.)

그런데 특허출원을 해보면 특허출원한 것의 90% 정도는, 특허청 심사관에 의해 진보성 거절이유가 통지됩니다. 즉 “A+B”라는 청구항이 진보성이 없다는 것입니다.(‘진보성이 없다’는 말의 의미는 ‘기존 선행기술과 차이가 적어서 특허권을 부여할 가치는 없는 기술이다’라는 것임)

심사관이 진보성 거절이유를 통지하면, 변리사는 청구항을 “A+B+C”로 보정하는 보정안을 고객(발명자 또는 출원인)에게 제시합니다.

고객 입장에서는 그 보정안에 대부분 동의하게 됩니다. 특허청 심사관이 『“A+B”가 진보성이 없다』라고 주장하고 있고, 자신을 대리하는 변리사도 그에 동의하고 “A+B+C”로 보정할 것을 권하고 있기 때문입니다.

그리고 특허등록은 “A+B+C”청구항으로 됩니다.

이때 구성요소 C가 발명의 효율성을 올리는 구성요소이면 다행인데, 효율성이 너무 떨어지는 구성요소라서 특허권 침해자는 사용할 필요가 없는 구성요소인 경우가 많습니다.

이렇게 되면, 특허권 침해자가 “A+B”라는 제품을 만들어 팔더라도 고객(특허권자)은 특허권을 행사할 수 없게 되는 것입니다.{만일 “A+B”청구항이 진짜 진보성이 없었던 경우라면, 특허권자가 억울할 것이 없지만, 실제 사례를 보면 진보성이 있는 경우가 아주 많습니다.}

이런 사례가 극히 일부의 사례라면 좋을텐데, 우리나라에서는 너무도 흔한 일입니다.

2. 문제점의 원인

왜 이런 일이 발생할까요? 변리사가 나쁜 사람들이어서일까요? 변리사 업무를 하고 있어서 변리사의 어려운 입장을 이해하고 있는 저로서는 변리사만을 탓하기는 어렵다고 봅니다.

변리사 입장에서는 “A+B”으로 등록받든지 아니면 “A+B+C”로 등록받든지 동일한 성공보수를 받으므로, 심사관이 “A+B”가 진보성이 없다고 주장하면 “A+B+C”로 쉽게 보정하는 경향이 있습니다. 그리고 “A+B+C”로 특허등록을 받으면 고객들은 보통 특허등록을 받은 결과에 만족합니다. 대리인(변리사)가 “A+B”로 특허등록을 시도하다가 거절결정을 받으면, ‘이 대리인(변리사)가 날 위해 노력하다가 당장은 결과가 안 좋구나’라고 생각하는 것이 아니라 ‘다른 대리인(변리사)는 잘 대응해서 바로 특허등록을 받아주던데, 이 대리인(변리사)는 거절결정을 받은 것을 보니 능력이 없네. 다른 대리인(변리사)로 바꾸어야겠네’라고 판단합니다.

따라서 권리범위를 “A+B+C”로 줄여 등록받은 대리인(변리사)는 쉽게 성공보수를 받고 유능하다는 평가를 받지만, 권리범위를 “A+B+C”로 줄이지 않고 심사관의 판단에 불복한 대리인(변리사)는 성공보수도 받지 못하고 무능하다는 평가를 받을 위험에 처하게 됩니다.

그래서 대부분의 변리사는 심사관이 “A+B”발명이 특허등록을 받을 수 없다고 주장하면, 쉽게 “A+B+C”로 권리범위를 줄이는 경향이 있습니다.

특허청구범위를 심사과정에서 “A+B+C”로 줄이는 것이 무조건 나쁘다는 것은 아닙니다. 때로는 이것이 합리적 선택이 될 수 있습니다. 예를 들어, 특허등록의 목적이 특허소송에서 이기는 것이 아니라 평가 등에서 가점을 받기 위해서 또는 홍보를 위해 특허등록번호만 받는 것이라면 위와 같이 특허등록을 받는 것이 합리적 선택입니다.

그러나 제3자의 특허침해를 막기 위해 특허권을 받는 것이라면, “A+B”청구항을 “A+B+C”청구항으로 보정할 때, 그 의미를 충분히 이해하고 충분히 검토한 후 동의해야 하는데, 특허전담부서가 없는 대부분의 고객들은 그러한 검토 없이 청구항 보정에 동의합니다.

제게 상담온 어떤 고객은 매출액 수백억의 벤처 기업의 CEO 임에도 불구하고, 자신의 등록특허가 “A+B”청구항이 아닌 “A+B+C”청구항으로 등록된 사실을 인식하지 못하고 있었습니다. 그 벤처기업에는 특허전담부서가 없고, CEO 본인은 너무 바빠서 이에 대한 충분한 검토가 없었기 때문입니다. 벤처기업 입장에서는 신경쓸 일이 너무나도 많은데, 몇 년 후에 있을지도 모를 특허권 분쟁을 대응하기 위해 특허권의 청구항을 꼼꼼하게 검토하는 것은 매우 어려운 일입니다.

결국 이런 불행한 사례가 계속 발생하는 것은 고객(발명자 또는 출원인)과 변리사 모두에게 책임이 있습니다.

3. 대응책

이러한 불행한 상황을 개선하기 위해서는 고객의 노력이 더 필요하다고 봅니다. ‘목마른 사람이 우물 판다’고 이러한 상황에서 가장 큰 피해를 보는 것은 고객이기 때문입니다.

고객 입장에서 이러한 상황을 개선하기 위해서 다음의 사항에 유의하여야 합니다.

첫째, 자신의 특허의 목적을 분명하게 인식하는 것입니다.

즉 특허침해를 방지하기 위한 목적이 큰지, 특허권이 있다는 것을 홍보하기 위한 목적이 큰지, 평가 등에 있어서 가점을 받기 위한 목적이 큰지 등을 명확하게 인식해야 합니다. 물론 특허출원을 할 때 이 모든 것을 목적으로 하고 있으므로 구분하기 어렵지만, 특허분쟁을 대비할 필요가 있는지를 분명하게 인식하고 있어야 합니다.

둘째, 특허침해를 방지하기 위한 목적의 특허일 경우, 특허청구범위를 꼼꼼하게 검토해야 합니다. 이것은 어려운 일이 아닙니다. 특허청구범위의 청구항을 한줄 한줄 읽고, 그 내용이 자기의 제품에 있는지 확인하면 됩니다. 만일 자신의 제품에 없는 구성요소가 청구항에 있다면, 그 구성요소가 꼭 필요한 구성요소인지를 검토해야 합니다.

만일 그 구성요소가 꼭 필요한 구성요소가 아니라서 특허권 침해자가 제외하고 침해 제품을 만들어도 정상 동작을 할 수 있다면, 꼭 필요한 구성요소로만 된 청구항으로 특허등록을 받기 위해 노력해야 합니다. 이를 위해 복잡한 절차{예를 들면, 거절결정불복심판, 특허법원 소송(심결취소소송) 등}을 하면서 많은 비용을 지불해야 할 수도 있고, 많은 시간과 돈을 투자한 이후에도 특허등록이 거절될 수도 있습니다.

그러나 중요한 특허라면 그렇게 해야 합니다.

셋째, 분할출원을 활용할 수도 있습니다. 비록 특허등록을 받았지만, 권리범위가 좁게 특허등록을 받았다고 생각될 경우, 특허등록 전에 분할출원을 해 둘 수도 있는 것입니다. 그리고 나중에 분쟁이 발생했을 때 분할출원에 대해 다시 심사청구를 하여 넓은 권리범위를 받는 것을 시도해볼 수 있습니다.

제게 특허소송을 하기 위해 찾아온 고객 중에, 이 분할출원만 해 두었더라도 특허소송을 할 수 있는 경우가 많았습니다. 그러나 제게 찾아온 고객 중에 특허소송을 대비하기 위해 분할출원을 해 둔 고객은 없었습니다. 분할출원은 별도의 비용이 소모되므로 고객들이 좋아하지 않고, 변리사도 고객에게 권하기가 어렵기 때문입니다.

(게다가 분할출원의 심사청구를 해야 하는 기간이 ‘최초 출원 후 5년 이내’에서 ‘최초 출원 후 3년’으로 줄어들어서 분할출원의 유용성이 줄어들었습니다.)

특허소송에서 승소하고자 하는 분들은, 특허출원할 때 위의 3가지 사항을 유념하고 있어야 할 것입니다.

그러나 위의 3가지 사항을 유념하여 특허등록을 받는 것은 쉽지 않습니다. 그리고 위의 3가지 사항을 모르고 특허등록을 받더라도 돈을 잘 버는 업체들도 많습니다.

그러나 특허권을 활용해서 돈을 벌고자 한다면, 위의 3가지 사항을 유념하고 있어야 성공할 가능성이 커집니다.

이영수 변호사/변리사(voucher7@naver.com)