"특허소송과 특허청구범위"에 대한 제 개인적인 견해를 정리한 글입니다.

--------------------------------------------------------------------------

이영수 변호사 - 특허소송과 특허청구범위

특허권의 보호범위는 특허청구범위에 의해 결정됩니다. 따라서 특허소송에서 이기기 위해서는 특허청구범위가 잘 작성되어 있어야 합니다.

예를 들어, 특허청구범위의 청구항 1에 “A+B”가 기재되어 있다면, 특허침해자의 제품이A와 B를 포함하고 있다면, 청구항 1에 대한 침해가 됩니다.

그러나 특허청구범위의 청구항 1에 “A+B+C”가 기재되어 있다면, 특허침해자의 제품이 A와 B를 포함하고 있더라도 C를 포함하지 않으면, 청구항 1에 대한 침해가 되지 않습니다.

{이것을 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule:AER)이라고 합니다}

따라서 특허의 특징부가 “A+B”라면 반드시 “A+B”로 특허받아야 하고, “A+B+C”로 특허등록을 받아서는 안됩니다.

그런데 이 기본원칙을 이해하지 못한 상태에서 특허등록을 받았기 때문에 특허소송을 제기하는 것조차 불가능한 사례를 많이 보았습니다.

예를 들어, 특허출원시에서는 특허청구범위의 청구항 1을 “A+B”로 기재하였으나, 심사관이 진보성이 없다고 하여 청구항 1을 “A+B+C”로 보정하여 권리범위를 줄인 후 특허등록을 하였는데, 제3자가 “A+B”를 제품으로 만들어서 팔고 있는 경우입니다.

이런 경우에는 제3자의 “A+B”제품이 청구항 1의 권리범위에 속하지 않기 때문에, 특허소송을 제기해봐야 패소합니다.

만일 청구항 “A+B”이 진보성이 없는 발명이고 원래 특허를 받을 수가 없는 발명이었다면 별로 억울할 것이 없겠지만, 사실은 청구항 “A+B”이 진보성이 있어서 특허를 받을 수가 있는 발명이었다면, 특허권자로서는 무척 억울할 것입니다.

특허등록여부 심사과정에서 제대로 대응했다면, 청구항 “A+B”에 대한 특허등록을 받았을 것이고, 제3자의 “A+B”제품을 막아낼 수 있고 손해배상을 받아낼 수 있었을 것이기 때문입니다.

그런데 제게 특허침해소송을 상담하러 온 고객 중에는 위와 같이 억울한 경우에 있는 분들이 많았습니다.

즉 특허등록여부 심사과정에서 제대로 대응했으면, 청구항 “A+B”에 대한 특허등록을 충분히 받을 수 있는 발명인데, 그 때 대리인이 “A+B+C”로 보정하여 권리범위를 줄인 후 특허등록을 받은 경우가 많았습니다.

이렇게 된 원인은 대리인(변리사)측과 출원인측 모두에 있습니다.

대리인(변리사)입장에서는 “A+B”으로 등록받든지 아니면 “A+B+C”로 등록받든지 동일한 성공보수를 받으므로, 심사관이 “A+B”가 진보성이 없다고 주장하면 “A+B+C”로 보정하는 경향이 있습니다.

그리고 고객입장에서는 “A+B+C”로 등록을 받으면 특허등록을 받은 결과에 만족하고, 대리인(변리사)가 “A+B”로 특허등록을 시도하다가 거절결정을 받으면, ‘이 대리인(변리사)가 날 위해 노력하다가 당장은 결과가 안 좋구나’라고 생각하는 것이 아니라 ‘다른 대리인(변리사)는 잘 대응해서 바로 특허등록을 받아주던데, 이 대리인(변리사)는 거절결정을 받은 것을 보니 능력이 없네. 다른 대리인(변리사)로 바꾸어야겠네’라고 판단합니다.

따라서 권리범위를 “A+B+C”로 줄여 등록받은 대리인(변리사)는 쉽게 성공보수를 받고 유능하다는 평가를 받지만, 권리범위를 “A+B+C”로 줄이지 않고 심사관의 판단에 불복한 대리인(변리사)는 성공보수도 받지 못하고 무능하다는 평가를 받을 위험에 처하게 됩니다.

그래서 대부분의 변리사는 심사관이 “A+B”발명이 특허등록을 받을 수 없다고 주장하면, 쉽게 “A+B+C”로 권리범위를 줄이는 경향이 있습니다.

그런데 이런 식으로 특허등록을 받으면 나중에 특허소송에서 승소할 수가 없습니다.(만일 특허등록의 목적이 특허소송에서 이기는 것이 아니라 평가 등에서 가점을 받기 위해 특허등록번호만 받는 것이라면 위와 같이 특허등록을 받아도 됩니다.)

따라서 특허소송에서 이길 수 있는 특허청구범위를 확보하기 위해서는 특허소송에 경험이 많은 정직한 대리인(변리사)를 통해 특허등록을 받아야 합니다.

****저(이영수 변호사)는 서울대 제어계측공학과에 1990년 입학하여 학사 및 석사 학위를 받은 후, 특허청 심사관 업무를 약 10년, 특허청 소송수행자(특허청에서 특허법원 소송을 대리하는 자) 업무를 약 2년간 했고, 현재 특허법원과 특허청이 있는 대전에서 특허소송 전문 변호사 및 변리사로 활동하고 있기 때문에, 특허등록 가능성에 대해 정확한 예측이 가능하며, 고객에게 정확하게 등록가능성에 대해 말씀드리고 있습니다.

적절한 특허 권리범위 획득 및 효과적인 특허소송을 위해서는 저에게 상담할 것을 조언 드립니다. ^^

저(이영수 변호사)는 대전지방변호사회의 심사를 거쳐서 겸직 허가를 받은 후, 현재 특허법인 공간의 공동 대표변리사로 재직하면서, 특허소송 전문 공간 법률사무소의 변호사로 활동하고 있으며, 근무시간 중에는 특허법인 공간의 사무실에 있습니다.